同日申请发明和实用新型若干法律问题研究
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摘要：《专利法》第九条的但书条款充分体现了我国专利制度的优越性，很好的维护了专利申请人和不特定公众的利益。文章从《专利法》第九条的规定展开，结合专利实务中的具体情形进行详细的梳理和分析，使法律在专利申请、代理以及审查过程中适用更加明确，从而为相关条款的完善提供参考。
关键词：专利;同样的发明创造;重复授权;法律适用
一、法律释义
（一）禁止重复授权及其但书特例
我国现行的《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。”该法律条文明确规定了禁止重复授权的原则，也就是禁止对同样的发明创造授予多项专利权，同样的发明创造只能进行一次授权，即一发明创造一专利，从而防止权利之间存在冲突。
该条文的但书部分还规定了一种特例，“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”该但书特例规定了同一申请人同日对同样的发明创造符合授权条件的情况下都可以分别授予专利权，只不过该两项专利权不能同时存在。
（二） 但书特例的背景
在20世纪90年代，为了解决专利申请积压的问题，在未修改《专利法》和《专利法实施细则》的情况下，国家知识产权局采取了一项措施，即允许同一申请人同日或者先后就同样的发明创造既申请发明专利，又申请实用新型专利。该措施较为有效地缓解了专利申请积压的矛盾。
同时，由于发明专利对创造性的要求高于实用新型专利，因而，就一项针对产品的发明创造而言，当事人依法拥有分别寻求发明或实用新型专利保护的选择权，只不过申请人在单独选择发明专利申请时，需承担因创造性程度达不到法律所规定的发明专利标准而无法获得发明专利授权的风险。《专利法》第九条第一款的规定弥补了申请人只选择发明专利申请且得不到授权情况下发明创造得不到保护的尴尬状况。
（三）但书特例的适用条件
准确适用但书特例以下条件缺一不可。1.属于同样的发明创造;2.同一申请人;3.同日（仅指申请日）既申请实用新型专利又申请发明专利，并且申请人在申请时分别做出说明的;4.先获得的实用新型专利权尚未终止;5.申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
同时满足以上五个适用条件的情况下，《专利审查指南》明确了两种处理方式避免重复授权，一个是修改发明专利申请从而不属于同样的发明创造，另外一个是放弃实用新型专利权。然而提交专利申请到授予专利权周期较长，在整个过程中会因某种原因破坏但书特例的适用条件中的一个或者几个，而相关法律法规没有给出明确的处理方式，从而给专利的申请、审查以及授权带来不确定性，因此，有必要对《专利法》第九条但书特例的适用情况进行系统的梳理，期许能够寻求各种特殊情况的处理方式，也为《专利法》的完善提供参考。
二、专利申请后申请日改变的法律适用
（一）其中一项专利申请申请日重新确定造成不同日
《专利法实施细则》第四十条对重新确定申请日进行了详细规定，对于同日申请的发明和实用新型来说存在以下几种情况。
1. 实用新型专利申请或发明专利申请被重新确定申请日，申请日在后的专利申请还未获得授权，造成了同样的发明创造不同申请日进行申请，《专利法》第九条以及《专利审查指南》均有明确的处理方式，如果是不同申请人的话，专利权授予申请日在前的申请人;如果是同一申请人的话，根据《专利法》第二十二条的规定处理即可，重新确定申请日后，此时一项专利申请会构成了另一项专利申请的抵触申请，会破坏其新颖性，严重制约其授权前景。
2. 实用新型专利申请或发明专利申请被重新确定申请日，申请日在后的专利申请先获得授权，申请日在前的申请符合其他授权条件时怎么处理，目前相关法律法规没有明确的规定，为了避免重复授权，可以选择以下处理措施：（1）要求申请人对即将授权的专利申请进行修改，从而授予专利权;（2）如果申请人不进行修改或者修改仍还是同样的发明创造的，该还未授权专利申请将会被撤回或者驳回;（3）为了解决重复授权的问题，申请人可以对申请日在后的授权专利提起无效，使得其自始不存在，从而对申请日在前的专利申请授予专利权。
以上不管申请人选择哪一种处理措施，对申请人来说要么后授权的专利因为修改而被缩小保护范围，要么因为不修改而被驳回，要么花费较大成本进行无效，对于申请人而言都有失公平，申请人为专利申请的不当授权承担了不利的法律后果。相关法律法规应明确此种不当授权的纠错机制，从而为申请人提供一种成本较低的，也更加合理的处理措施。
3. 实用新型和发明均被重新确定申请日，如果确定为不同申请日，則可按照（1）、（2）方式进行处理，如果确实为同一申请日，虽然相关法律没有明确的规定，但仍然符合但书特例的五个适用条件，应按照《专利法》第九条第一款的规定处理。
（二）在后的专利申请以其中一项为优先权基础，造成申请日不同
以其中一项为优先权基础提交后申请，后申请的优先权日和前申请的申请日相同，由于《专利法》第九条中同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，其中的“同日”是指“同一申请日”，此种情况《专利审查指南2010》已有明确的解决措施。
三、专利申请后申请人改变时的法律适用
（一）专利申请未获得授权前转让
其中一项专利申请在未获得授权之前就进行转让，从而不符合但书特例中同一申请人的条件，其处理方式《专利审查指南2010》中有明确的规定，通知申请人自行协商确定申请人，申请人期满不答复的，其申请被视为撤回;协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，两件申请均予以驳回。 （二）专利申请获得授权后转让
《专利法》第九条只规定了同一申请人的情况，而一项专利的申请人并不必然是权利人，因此，同一申请人同日申请的发明和实用新型专利，将其中一项授权后转让给他人，另一项符合授权条件时如何处理，相关法律法规没有明确的规定，根据《专利法》第九条关于禁止重复的原则，可让申请人选择以下处理方式：一个是要求申请人对即将授权的专利申请进行修改，从而授予专利权;另外一个是如果申请人不进行修改或者修改仍还是同样的发明创造，该还未授权专利将会被撤回或者驳回。两种处理措施均充分尊重申请人的选择权，申请人在转让专利的情况下应该充分了解专利转让后的法律后果，因此其应该承担因此带来的不利法律后果。
四、发明先于实用新型授权时的法律适用
随着国家提高知识产权审查质量和审查效率措施的实施以及《专利优先审查管理办法》等规定的颁布，发明专利申请授权周期大大的缩短，因此，发明专利申请先于实用新型专利申请获得授权成为可能，这就给《专利法》第九条的适用带来困难，由于实用新型对创造性的要求低于发明专利，有时发明申请需要对其权利要求书进行修改才能获得授权，故而发明的保护范围可能会比实用新型的保护范围窄，因而权利人并不会当然首选发明专利对其发明创造进行保护。基于此，如何适用《专利法》第九条的但书特例需要给予明确。
根据《专利优先审查管理办法》的规定，发明专利申请必须在规定的时间内结案，而根据《专利法》第九条的规定，如果发明专利申请先获得授权，在实用新型专利申请符合授权的其他条件情况下，为了避免重复授权，该实用新型专利申请会被要求修改或者被撤回或者被驳回几种方式进行处理;很显然，存在《专利优先审查管理办法》和《专利法》法条的冲突，根据上位法优于下位法的原则，此种情况只能先适用《专利法》进行处理，即发明专利申请应等到实用新型专利申请获得授权后再行处置。既造成了《专利优先审查管理办法》适用的困难，由于审查周期大大延长，又损害专利申请人的相关合法利益。
由于《专利法》第九条的但书条款只规定了实用新型专利申请先于发明专利申请获得授权的情况，实践中也会出现发明专利申请先于实用新型专利申请获得授权的可能，因此，对该条款进行完善显得就特别有必要，建议将《专利法》第九条中的但书条款修改为“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的专利权尚未终止，且申请人声明放弃该专利权的，可以对后获得专利权的申请授予专利权。”如此，不管实用新型专利申请还是发明专利申请先授权，都能够有明确的处理措施。
五、实用新型授权后权利处于待定状态的法律适用
《专利法》第九条但书条款中规定了一种先获得授权的实用新型专利权尚未终止的情况，尚未终止也就是专利权处于有效期，其法律效力未消灭。而在专利有效到期限届满终止前会出现各种情况使得专利权的法律效力处于待定状态，此时如何适用《专利法》第九条中的但书条款需要进行明确。
（一）实用新型授权后未交年费处于恢复期
根据《专利审查指南2010》的规定，专利权缴纳年费期满之日到国家知识产权局进行失效处理，并在专利公报上公告，整个周期至少为一年，在此一年之内，如果专利权人缴纳年费或者恢复专利权，此时，实用新型专利权处于明确的有效状态，如果专利权人没有做任何处置，则实用新型专利权终止。当同日提交的发明专利申请符合其他授权条件时，是否需要等待实用新型专利处于明确的法律状态再行处置，法律法规没有明确规定，在专利审查过程中发出审查意见通知书时应要求专利申请人要么对发明专利进行修改，要么催促专利申请人尽快使其實用新型专利权效力处于明确的法律状态，由于实用新型专利权的法律效力处于待定是由专利权人造成的，因此专利权人应承担发明专利授权周期被延长对其造成的不利法律后果。
（二）实用新型专利授权后处于被无效状态
专利权被授予后，如认为不符合法律规定，任何人和单位均可依专利复审程序请求专利复审委员会宣告该权利无效。如果先授权的实用新型专利处于无效以及无效后的法院审判阶段，会有两种结果：一种结果是实用新型专利权被无效;另外一种结果是维持专利权全部有效或者部分专利权有效或修改后维持专利权有效。经过无效以及无效后的法院审判程序，使得实用新型专利权的法律效力处于待定状态，如果需要实用新型的专利权效力处于明确的法律状态，其周期较长，当同时申请的发明专利申请符合其他授权条件时，如何处理没有明确规定;国家在发出审查意见通知书时应要求专利申请人对发明专利进行修改或延迟答复期限使实用新型专利权效力处于明确的法律状态后，再让专利权人进行选择，如此，专利权人的选择权得到了充分的尊重;实用新型专利权效力处于明确的法律状态后，若实用新型被无效后自始不存在，此时不会存在重复授权的问题，直接授予发明专利权即可;如果实用新型维持专利权全部有效或者部分专利权有效或修改后维持专利权有效，此时也可根据《专利审查指南》的规定放弃实用新型专利权进行处理。
六、结语
专利代理、审查实践中，各种特殊情况会层出不穷，也为法律的适用提出了挑战，专利重复授权的但书特例也不例外，因此，对其进行系统的梳理和研究就显得尤其必要，从而为完善《专利法》以及《专利审查指南》的相关条款提供参考，避免原则和法条之间以及各种规定之间的相互冲突，使专利申请、代理以及审查有章可循。
参考文献：
[1]尹新天.中国专利法详解[M].知识产权出版社，2011.
[2]黄蕾，俞可嘉.重新确定申请日对相同发明创造的“同日申请”影响及对策研究.[J].中国发明与专利，2014（05）.
[3]张文显主编.法理学[M].高等教育出版社，2018.
[作者单位：重庆为信知识产权代理事务所（普通合伙）]
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