我国商业银行知识产权法律风险与管控

来源:用户上传      作者: 宋文娟

　　金融业是知识高度密集型行业，目前，发达国家和一些新兴市场经济国家的金融机构投入了大量人力、物力加强金融知识产权保护，这种趋势将对我国金融业尤其是银行业的未来发展产生全局性和根本性的影响。
　　近年来，为提升品牌价值，提高产品或服务的竞争力，国内商业银行纷纷通过电视、报纸、杂志等媒体加大广告宣传力度，以期在激烈的市场竞争中占据更大的市场份额。个别商业银行过多地追求广告效果，往往忽视了广告宣传可能存在的法律风险，从而使自己陷入广告纠纷中。某些银行的品牌设计，往往未经商标注册即推广和使用，导致他人抢注，其权利非但不能受到法律保护，继续使用反倒有侵权之虞。这些不规范的举措，使如何防范与管控商业银行知识产权法律风险变得尤为重要。同时，商业银行在通过招标方式采购技术设备、软件系统、工程建设以及股改上市咨询服务中应提高警惕防范法律风险，加强采购过程中的组织管理。
　　
　　商业银行侵犯他人图片著作权相关案例
　　
　　商业银行曾发生多起因侵犯他人图片著作权而遭到投诉的侵权纠纷，主要由商业银行委托广告公司设计的业务宣传折页、手册等未经许可或超过许可期限使用他人享有著作权的图片而引发。以图片类作品创作方式为划分标准，享有著作权的图片作品一般有摄影作品、汇编作品和美术作品三类。相关案例如下。
　　
　　1.《南湖乌瞰》摄影作品侵权案
　　2008年10月，在岳阳召开的湖南湘商大会期间，中国建设银行股份有限公司岳阳市分行应市政府的要求，在岳阳市京珠高速公路连接线旁制作了一幅巨型的商业广告，该行支付了制作宣传广告的制作费，至于是谁制作的、怎么制作的，一概不知情。赵敏，即本案原告，发现竖立的该块宣传广告牌在未经其许可的情况下擅自使用了其摄影作品《南湖鸟瞰》作为背景图案，同时印有“中国建设银行岳阳市分行热烈祝贺2008湖南经济合作洽谈会暨第二届湘商大会隆重举行”的字样。原告认为建行岳阳市分行利用宣传广告牌进行商业宣传的行为侵犯了其对《南湖鸟瞰》摄影作品的署名权和获得报酬权等权利。该案诉诸岳阳市中级人民法院，经组织调解，双方当事人于2009年4月21日达成调解协议，被告中国建设银行股份有限公司岳阳市分行赔偿原告赵敏人民币6000元。
　　
　　2.华盖创意图片侵权案
　　2002―2003年，中国工商银行股份有限公司(以下简称A行)为宣传第三方存管、基金定投、个人外汇理财等产品，委托青岛某广告公司印制宣传折页，双方签订的宣传折页制作合同约定：广告图案由广告公司自行设计，该公司不得侵犯他人的知识产权，如由广告公司提供的图文资料产生法律纠纷，由广告公司承担一切责任。然而广告公司制作宣传折页过程中，在未经美国盖帝图像有限公司授权的情况下，使用了其享有著作权的11张图片作为折页插图。宣传折页制作好后，A行某分行将折页作为广告摆放于营业网点。2008年7月，华盖创意(北京)图像技术有限公司对A行提起诉讼，要求A行停止侵权、公开赔礼道歉、赔偿各项损失16.5万元(1.5万元每张)。A行抗辩，宣传折页的设计制作者是广告公司，自身未实施侵犯图片公司著作权的行为，同时技术公司要求赔偿的数额过高。最终法院审理判决A行赔偿华盖创意(北京)图像技术有限公司2.5万元。
　　以上两则案例都是商业银行作为广告的发表者，没有尽到合理审查义务，致使宣传广告中使用的涉案图片侵犯了他人的著作权，作为直接侵权人，应承担侵权责任。虽然最后由广告公司承担了赔偿损失，但如何使自己的广告既能达到有效的宣传效果，又不至于违法侵权产生纠纷，是商业银行应当重视的法律问题。
　　
　　防范广告宣传图片的著作权法律风险
　　
　　金融服务和宣传中使用的图片，大部分是委托广告公司设计创作完成的。争议诉讼的发生，往往是因广告公司未经著作权人许可，将他人的图片直接或者略加修改用于商业银行的广告宣传，或是虽取得著作权人许可，但超过授权期限予以使用而导致的。由于图片作品较易被修改，著作权人通常比较复杂，确定图片著作权人的难度相应增加，客观上也导致此类侵权的风险较高。因此，商业银行在防范广告宣传图片著作权侵权纠纷问题上应注意以下几点。
　　
　　1.把好广告商准入关，妥善签订广告合同
　　既发的著作权纠纷通常是因广告公司缺乏诚信，对他人知识产权尊重不够，简单地从互联网络、国内外图库中收集创意和素材，未经权利人许可或者略加修改，将他人作品用于商业银行宣传折页或者广告而造成侵权。因此，选择有资质、信誉度高的广告公司合作，是防范法律风险最重要的环节。
　　
　　2.督促广告商依约履行，确保广告商行为合法
　　商业银行作为广告主，须对广告公司设计制作的广告作品依法承担广告主责任。为避免广告商的不合法行为导致其承担法律责任，商业银行在与广告商的合作中要加强沟通、协调，督促广告商严格审查设计作品，确保其来源合法性。由广告公司自主创作的广告，应要求其提供创作素材及独创性声明；若广告公司使用了他人作品，应要求其提供著作权许可使用协议，明确许可使用期限；广告公司转委托第三人设计的，转委托行为应经商业银行的同意，且提供约定知识产权权属和权力瑕疵担保条款的书面协议；广告公司修改他人图片使用的，应当要求其提供著作权人的授权许可证明。
　　
　　3.积极应对侵权纠纷，依权追究广告商违约责任
　　一旦发生第三方向商业银行提起侵权质询或诉讼，首先应积极联系第三方，让其提供著作权人的权利证明(例如著作权登记证书、原始创作证明、授权文件等)，以判断其主张的合法性。确属商业银行侵权的，应敦促广告公司与权利人达成和解或调解，依约由其承担赔偿责任，并视情况，采取重作或者停止使用侵权宣传用品等措施；对于超过许可期限的，可根据需要支付费用，延长使用期限。依照与广告公司签署的协议，商业银行有权追究其违约责任。
　　
　　关注品牌设计及商标使用中的法律风险
　　
　　商业银行在品牌10go设计、产品名称命名、商标拟定以及使用中存在诸多不规范现象，这不但影响其无形资产的管理秩序，也极易引发法律风险。具体表现如下：一是“先定后查”，即未经商标检索和查询程序就直接确定，结果出现因存在相同或近似商标而无法申请注册，并埋下侵权法律风险隐患；二是“先用后注”，即未经商标注册即投入广告宣传，推广和使用，结果导致他人抢注，商业银行的权利非但不能受到法律保护，继续使用反倒有侵权之虞；三是“修改使用”，即对既定并使用中的品牌标志随意更改使用，由于修改后的商标、标识，将作为新的非注册商标认定，不受原注册商标专用权保护，同时自行改变注册商标的行为，还可能引发商标局行政处罚的法律风险(即责令限期改正或者撤销注册商标)。上述情形，不仅会造成前期的品牌标识、商标设计研发以及宣传推广成本的浪费，还可能因侵犯他人在先权利而卷入

法律诉讼和争议，不但使品牌营销宣传工作陷入被动，也可能引发对商业银行声誉的负面影响。相关案例如下。
　　
　　1.“伴你成长”文字商标抢注案
　　2005年，中国农业银行委托国际顶级策划“奥美”广告公司设计“伴你成长”品牌，并统一规范该行对外宣传的品牌形象。2005年lO月18日，该行在北京嘉里中心召开“伴你成长”品牌战略发布暨产品推介会，开始推广该品牌。2005年12月15日，该行召开“伴你成长”品牌推广培训工作会议，同日印发《中国农业银行“伴你成长”品牌推广实施方案》。2005年12月31日起草《关于加强伴你成长品牌保护的请示》，提出“摸清伴你成长著作权归属、尽快提交商标注册、留存相关宣传资料证据”的三项建议。就在该行的品牌定位全面部署后，半路杀出“程咬金”，中国农业银行江苏徐州分行营业部员工刘连安于2006年1月11日抢先向国家商标总局提交了“伴你成长”商标注册申请，限定于第36类银行、金融服务等；2006年1月24日郭从容、河北廊坊水木少儿成长俱乐部有限公司也提出同一商标、同类别的注册申请。至此，抢注事件发生后，该行“姗姗来迟”于2006年3月30日才正式向国家商标总局提交“伴你成长”商标注册申请。由于商标申请日前三个月内同一商标是否有人申请注册无法查到(即检索盲区)，才会出现商标局对同一商标，重复受理4次的情况。据不完全统计，中国农业银行于2005、2006年度对“伴你成长”的广告宣传费用高达1900多万元。2009年8月7日，“抢注者”刘某获得“伴你成长”的商标专有权，有效期至2019年8月6目。后来该行利用商标局和商标评审委员会审理商标异议、驳回复审的时间差，来实现排除在先申请，争取核准该行商标。
　　
　　2.“世纪通宝”商标侵权案
　　中国农业银行于1999年5月委托北京市蓝马广告公司、天津环球磁卡股份有限公司设计制作了金穗借记卡卡面，卡面使用了由“世纪通宝”文字和古钱币图形组成的标志。同年11月，中国农业银行发行了金穗借记卡，该标志成为中国农业银行提供该项金融服务的商标。该案原告上海元和计算机系统集成有限公司，经中国工商行政管理总局商标局核准并公告，于2002年5月21日获得“世纪通宝”商标专用权，核定使用商品为第9类，包括磁性识别卡和密码磁卡。由于中国农业银行在其发行的金穗借记卡上使用了“世纪通宝”商标，其文字、图形及其组合与原告的注册商标“世纪通宝”完全相同，因此上海元和计算机系统集成有限公司于2003年以侵犯其注册商标专用权为由控诉中国农业银行商标侵权。2007年3月20日，上海市高级人民法院最终判决“由于原被告的销售、发行渠道不同，销售、发行的目的及各自蕴含的内容也不同，原被告的经营范围从本质上讲不属于相同或类似的商品与服务，那么，这种相同使用也不会造成消费者将原告提供的商品与被告提供的服务相混淆的后果。所以，被告的行为也就不属于商标法所规定的，未经商标注册人许可，在相同或类似商品与服务上使用与注册商标相同商标的行为。原告指控被告行为构成商标侵权，本院不予支持”，中国农业银行以不侵犯“世纪通宝”商标专用权告终。
　　以上两则案例，反映出商业银行在品牌推广时，缺乏商标战略的前瞻性规划。为切实防范上述法律风险，建议商业银行相关业务部门在品牌标识、产品名称拟定、商标设计和使用过程中应关注以下事项。
　　
　　1.商标注册环节
　　商业银行应前瞻性地选择一些主打品牌进行设计开发，形成统一风格的商标体系。如中国农业银行现有的“五金”系列产品即“金e顺、金穗卡、金钥匙、金光道、金益农”，中国工商银行的“E时代”系列“华彩E代、风华E代、成功E代、年轻E代”，中国建设银行的“乐当家、乐得家、乐管家、乐持家、乐传家、乐赢家、乐宜家”等就基本符合这一要求。主品牌应保持一段时间内的稳定性并持续使用，之后根据业务发展的需要可以在主打品牌项下增设子品牌，但不应直接对主品牌改动。同时，如品牌系委托外部公司进行设计的，在设计过程中应与设计公司签订委托协议，明确约定设计公司的保密义务，确保其在保密状态下进行品牌及商标设计，防止第三方知悉相关情况导致恶意抢注。对于拟使用的商标应在确定前进行查询，避免与他人在先权利冲突。对于某些重要商标应及时提交注册申请，获得商标局的初步保护，排除在后申请人获得核准的可能性，之后才开展品牌推介活动，程序不可本末倒置，造成宣传工作陷入被动。
　　
　　　2.商标使用环节
　　商业银行在品牌推广过程中要注意申请注册商标的规范性使用问题，不要擅自变更。因为任何对商标的字体、图形颜色及其排列组合的改动都将被视为是改变注册商标使用的行为，非但不受先前的申请注册保护，反而可能遭致商标被撤销的风险。如确因实践中需要，应及时重新注册申请。从促进无形资产保值、增值的角度而言，保护注册商标的稳定性并持续使用是商标信誉价值产生的前提和基础。商业银行只有保护注册商标的稳定，才能逐步提高品牌的识别力，扩大在消费者群体内的影响力。综观国内外一些驰名商标，如“可口可乐”、“耐克”、“麦当劳”等，无不是以其品牌长期在客户中积聚的美誉度取胜。如果企业的主打品牌朝令夕改，不仅造成前期推广投入成本的极大浪费，也使一些忠实的客户群体无所适从。同时，银行的商标就其本质而言，是区别不同银行服务的标识。客户更加关注的是商标依附的产品和服务的功能创新，而非仅仅是商标图案的花样翻新。因此，商业银行应保持注册商标或注册中商标的持续使用，不断提高品牌的凝聚力和含金量。
　　
　　　警惕招标采购中的法律风险
　　
　　商业银行通过招标方式采购技术设备、软件系统、工程建设、广告设计以及股改上市咨询服务等项目逐年增加。在个别招标采购中，曾发生未中标的投标人向银行发送律师函，要求尊重其智力成果，删除未中标文件的事件。对于招标采购中的侵权风险，具体表现形式包括以下几个方面。
　　
　　1.侵犯著作权风险
　　投标文件本身是投标人智力劳动的成果，构成著作权法意义上的作品，投标人对其享有著作权。未经投标人(尤其是未中标的投标人)许可，招标银行及工作人员复制、留存、发表、修改投标人纸质或者电子投标文件或者将未中标方案提供给中标人，并要求其吸收优化中标方案等行为，均涉嫌侵权。
　　
　　2.侵犯专利权风险
　　这类风险常见于技术咨询类、硬件类、产品类采购项目中，投标技术方案或者产品中含有他人专利且未获得许可，招标银行使用中标后的方案或产品，或者招标银行将未中标的享有专利权的技术方案给中标人在项目中使用都涉嫌侵权。例如某分行采购台历印制项目中，投标人以他人享有外观设计专利权的图案进行投标，最终中标，专利权人随即向某分行发函主张权利，致使某分行重新组织招标采购。
　　
　　3.侵犯商业秘密、非专利技术风险
　　在技术类、咨询服务类等采购过程中，投标人往往会提供该公司概况(如组织架构、财务报表、法人身份证明和联系方式等信息)、招投标响应文件、具体的服务方案、价格等信息，有的属于公司经营信息，有的属于技术信息，这些信息原则上属于投标人的商业秘密。此外，投标方案中使用的申请专利授权中的技术或者技术秘密，也视同招标人的商业秘密。招标银行如果因管理、保存、处置或使用不当，导致上述信息被泄露、被不当利用，造成对投标人权益损害的，则招标银行将涉嫌侵权。
　　无论是侵犯投标人的著作权、专利权，还是侵犯商业秘密及非专利技术，一旦权利人主张，招标银行都将承担停止侵权、赔礼道歉，甚至要高额经济赔偿的法律责任。这不仅严重影响招标银行的招标采购进程，也会影响招标银行的社会形象，造成声誉损失。
　　针对以上法律风险表现形式，笔者提出一些管控建议：首先，完善知识产权瑕疵担保和商业秘密条款，如明确约定投标人的知识产权担保义务，以及侵权纠纷后的担保责任；其次，明确约定署名权，如知识产权归属于商业银行，合同中应明确标明广告公司的设计、研发人员不享有在作品上署名的权利，对委托设计作品进行著作权登记、外观设计专利申请时，应要求广告公司及相关人员出具“放弃著作权财产性权益主张”的书面声明；最后，加强采购过程中的组织管理，严格审查响应文件中的知识产权披露文件，核实技术等投标内容的权属状况，如果知识产权披露文件中披露的权利人与投标人(包含联合投标人)不一致，应当要求投标人澄清技术权属关系，提供许可证明文件等。(作者单位：上海大学知识产权学院)

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